Jak zastrzec znak towarowy? Trzeba złożyć zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP, jeśli ochrona ma obejmować Polskę, w EUIPO dla całej Unii Europejskiej albo przez WIPO w systemie madryckim, gdy interesują Cię wybrane kraje. Zgłoszenie zawiera wizerunek znaku, dane zgłaszającego i wykaz towarów lub usług przypisanych do klas klasyfikacji nicejskiej. Po wniesieniu opłaty urząd bada zgłoszenie, publikuje je i czeka na ewentualne sprzeciwy. Jeśli nie ma przeszkód, przyznaje prawo ochronne na 10 lat, które można przedłużać bez ograniczeń.
Czym jest znak towarowy i co daje jego zastrzeżenie?
Znak towarowy to oznaczenie pozwalające odróżnić towary lub usługi jednej firmy od oferty innych przedsiębiorców. Najczęściej jest nim nazwa albo logo, ale może to być również hasło reklamowe, kształt opakowania, kolor, dźwięk czy układ graficzny etykiety. ( uprp.gov.pl )
Zastrzeżenie, czyli formalnie uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy, daje wyłączność na używanie oznaczenia w obrocie gospodarczym dla wskazanych towarów i usług na określonym terytorium. Oznacza to, że:
- możesz zakazać konkurencji używania identycznego lub podobnego znaku dla podobnych produktów i żądać odszkodowania,
- możesz zgłaszać naruszenia do platform sprzedażowych i marketplace’ów, które zwykle wymagają numeru rejestracji,
- możesz udzielać licencji, sprzedać markę albo wnieść ją aportem do spółki, ponieważ znak staje się aktywem o określonej wartości,
- po rejestracji możesz używać symbolu ®.
Samo założenie firmy pod określoną nazwą, wpis do CEIDG czy KRS ani zakup domeny nie dają wyłącznego prawa do marki. Firma, czyli nazwa przedsiębiorcy, i znak towarowy to odrębne instytucje prawne. Konkurent może zarejestrować znak identyczny z Twoją nazwą handlową, a problem ujawni się dopiero wtedy, gdy zacznie dochodzić swoich praw.
Co można zastrzec jako znak towarowy, a czego nie?
Zarejestrować można oznaczenie, które ma zdolność odróżniającą i nie podlega ustawowym przeszkodom. Najczęściej rejestruje się:
- znak słowny – samą nazwę zapisaną standardową czcionką, chronioną niezależnie od kroju pisma i kolorów,
- znak słowno-graficzny – nazwę w konkretnej formie graficznej, np. logo z napisem,
- znak graficzny – sam symbol bez słów,
- znaki niekonwencjonalne – przestrzenne, kolorowe, dźwiękowe, ruchome, multimedialne czy pozycyjne.
Urząd odmówi rejestracji przede wszystkim oznaczeń opisowych, które wprost informują o rodzaju, jakości, przeznaczeniu albo pochodzeniu towaru. Nazwa „Świeże Pieczywo” dla piekarni czy „Szybki Transport” dla firmy przewozowej nie odróżnia jednego przedsiębiorcy od drugiego, więc nie może zostać zmonopolizowana przez jedną firmę. Problemem są też oznaczenia, które stały się zwyczajowe w danej branży, wprowadzają odbiorców w błąd, są sprzeczne z porządkiem publicznym albo zawierają bez zgody herby, flagi i symbole państwowe.
Najsilniejszą pozycję mają znaki fantazyjne, czyli wymyślone słowa bez własnego znaczenia, oraz słowa istniejące, ale niezwiązane z oferowanym produktem. Im mniej nazwa opisuje towar lub usługę, tym łatwiej ją zarejestrować i później bronić.
Nazwy sugerujące bywają kompromisem między marketingiem a ochroną prawną. Nawiązują do cech produktu pośrednio, wymagając od odbiorcy pewnego skojarzenia, zamiast opisywać go wprost.
Jak sprawdzić, czy znak towarowy nie jest już zastrzeżony?
Przed zgłoszeniem trzeba sprawdzić, czy w rejestrach nie ma znaków identycznych lub podobnych, chronionych dla zbliżonych towarów lub usług. To właśnie badanie zdolności rejestrowej pozwala ocenić ryzyko sprzeciwu.
Podstawowe bazy to:
- Baza Urzędu Patentowego RP – znaki krajowe.
- eSearch plus EUIPO – znaki unijne, które obowiązują również w Polsce.
- TMview – zbiorcza wyszukiwarka obejmująca urzędy krajowe i EUIPO.
- Madrid Monitor WIPO – znaki międzynarodowe z wyznaczeniem Polski lub UE.
W Polsce znaczenie mają więc nie tylko znaki krajowe. Kolizję może powodować także znak unijny albo międzynarodowy obejmujący Polskę lub Unię Europejską.
Samo wpisanie nazwy w wyszukiwarkę nie wystarczy. Podobieństwo ocenia się na trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. „Kolorix” i „Colorics” mogą zostać uznane za podobne mimo innej pisowni. Znaczenie ma również zakres towarów i usług. Identyczna nazwa dla oprogramowania i nawozów zwykle nie tworzy takiego problemu jak ta sama nazwa dla kosmetyków i perfum.
Dobrze sprawdzić również CEIDG, KRS i domeny. Ktoś, kto wcześniej używał danej nazwy bez rejestracji znaku, może w określonych sytuacjach powołać się na wcześniejsze prawa i wnieść sprzeciw albo żądać unieważnienia rejestracji.
Gdzie zastrzec znak towarowy: UPRP, EUIPO czy WIPO?
Ochrona znaku towarowego jest terytorialna. Wybór urzędu powinien więc odpowiadać rynkom, na których firma działa lub realnie planuje działać w najbliższych latach.
Urząd Patentowy RP jest naturalnym wyborem dla firm działających tylko w Polsce. Procedura jest tańsza i prowadzona po polsku. Urząd nie odmawia przy tym rejestracji z urzędu wyłącznie z powodu istnienia wcześniejszego znaku. To właściciel wcześniejszego prawa musi wnieść sprzeciw.
EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) udziela znaku towarowego Unii Europejskiej, działającego jednocześnie we wszystkich państwach członkowskich. Rozwiązanie jest szczególnie interesujące dla sklepów internetowych i firm planujących sprzedaż poza Polską. Trzeba jednak pamiętać o zasadzie jednolitości: wcześniejsze prawo istniejące nawet w jednym kraju UE może zagrozić rejestracji obejmującej całą Unię.
WIPO w systemie madryckim pozwala jednym zgłoszeniem rozszerzać ochronę na wybrane państwa spoza UE, np. Wielką Brytanię, Szwajcarię, USA czy Chiny. Zgłoszenie międzynarodowe składa się za pośrednictwem urzędu krajowego i opiera na zgłoszeniu lub rejestracji podstawowej, np. w UPRP albo EUIPO.
Procedura przed EUIPO przebiega podobnie do krajowej i odbywa się online. Urząd bada bezwzględne przeszkody, publikuje zgłoszenie, a właściciele wcześniejszych praw mają 3 miesiące na sprzeciw. Jeśli sprzeciwu nie ma, rejestracja trwa zwykle około 4–5 miesięcy. Wniosek można złożyć po polsku, wskazując drugi język postępowania spośród angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego.
Znaczenie ma również prawo pierwszeństwa. Przez 6 miesięcy od pierwszego zgłoszenia można zgłosić ten sam znak w innych krajach z zachowaniem pierwotnej daty. Pozwala to zacząć od ochrony krajowej, a decyzję o ekspansji podjąć później.
Jak zastrzec znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP krok po kroku?
Krajowa procedura wygląda następująco:
- Przygotuj znak. Dla znaku słownego wystarczy nazwa. Przy logo potrzebny jest plik graficzny w dokładnie tej wersji, która ma być chroniona, również pod względem kolorystyki.
- Ustal wykaz towarów i usług. Przypisz je do klas klasyfikacji nicejskiej, obejmującej 45 klas: 34 towarowe i 11 usługowych. Pomocna jest wyszukiwarka TMclass.
- Złóż zgłoszenie. Najwygodniej elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych UPRP. Można też złożyć je papierowo. Zgłaszającym może być przedsiębiorca albo osoba fizyczna nieprowadząca działalności.
- Wnieś opłatę zgłoszeniową w terminie wskazanym przez urząd.
- Badanie formalne i merytoryczne. Urząd sprawdza kompletność wniosku i bezwzględne przeszkody rejestracji, np. brak zdolności odróżniającej. Zgłaszający otrzymuje też sprawozdanie dotyczące wcześniejszych podobnych znaków.
- Publikacja w Biuletynie Urzędu Patentowego. Od tej chwili biegnie 3-miesięczny termin na sprzeciw dla właścicieli wcześniejszych znaków. Można też zgłaszać uwagi dotyczące bezwzględnych przeszkód.
- Decyzja warunkowa i opłata za ochronę. Jeżeli nie wniesiono skutecznego sprzeciwu, urząd wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego pod warunkiem wniesienia opłaty za pierwsze 10 lat. Termin wynosi 3 miesiące od doręczenia decyzji.
- Wpis do rejestru. Po wniesieniu opłaty znak trafia do rejestru, a zgłaszający otrzymuje świadectwo ochronne.
Przy sprawnym przebiegu, bez sprzeciwów i wezwań do uzupełnień, procedura trwa zwykle około 6–8 miesięcy. Sprzeciw może ją wydłużyć o kolejne miesiące, a jeśli spór trafi do sądu – nawet o lata.
Ochrona liczy się od daty zgłoszenia, a nie od dnia wydania decyzji. Ma to znaczenie przy naruszeniach powstałych już podczas trwania postępowania.
Ile kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego?
Koszt obejmuje opłaty urzędowe oraz ewentualne honorarium rzecznika patentowego. Stawki mogą być aktualizowane, dlatego przed zgłoszeniem trzeba sprawdzić aktualny cennik właściwego urzędu.
Urząd Patentowy RP pobiera opłaty w dwóch etapach:
- opłata zgłoszeniowa za jedną klasę: ok. 400 zł przy zgłoszeniu elektronicznym i ok. 450 zł przy papierowym,
- każda kolejna klasa: 120 zł,
- opłata za publikację informacji o udzieleniu prawa: 90 zł,
- opłata za pierwszy 10-letni okres ochrony: 400 zł za każdą klasę.
Przy znaku w jednej klasie zgłoszonym elektronicznie łączny koszt urzędowy wynosi więc około 890 zł. Przedłużenie ochrony na kolejne 10 lat kosztuje obecnie 400 zł za klasę. Opłatę można wnieść najwcześniej rok przed końcem ochrony, a także w dodatkowym 6-miesięcznym terminie po jej upływie z dopłatą 30%.
EUIPO pobiera jedną opłatę obejmującą zgłoszenie, rejestrację i 10 lat ochrony: 850 euro za pierwszą klasę, 50 euro za drugą i 150 euro za każdą kolejną.
Honorarium rzecznika patentowego zależy od kancelarii i zakresu zlecenia. Może obejmować badanie zdolności rejestrowej, dobór klas, przygotowanie zgłoszenia i prowadzenie postępowania. Przy pełnomocniku dochodzi opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.
Małe i średnie firmy mogą w części odzyskać opłaty dzięki unijnemu programowi SME Fund, który w poprzednich edycjach zwracał część kosztów zgłoszeń znaków krajowych i unijnych. Warunki, limity i terminy naboru zmieniają się, dlatego trzeba sprawdzić aktualne zasady przed złożeniem zgłoszenia. Zwykle najpierw uzyskuje się bon, a dopiero później składa wniosek o rejestrację znaku.
Jak dobrać klasy towarów i usług, żeby ochrona była skuteczna?
Wykaz towarów i usług wyznacza zakres ochrony. Po złożeniu zgłoszenia nie można go rozszerzyć, można jedynie ograniczyć.
Przy doborze klas kieruj się trzema zasadami:
- Obejmij to, co sprzedajesz dziś, oraz to, co realnie planujesz w ciągu 3–5 lat. Producent kosmetyków w klasie 3, który myśli o własnym sklepie internetowym, może rozważyć również klasę 35 obejmującą usługi sprzedaży.
- Nie zgłaszaj klas na zapas. Każda kolejna zwiększa koszt, a znak nieużywany przez 5 lat od rejestracji może zostać wygaszony na wniosek osoby zainteresowanej.
- Formułuj wykaz konkretnie. Zamiast ogólnego „oprogramowanie” lepiej wskazać np. „oprogramowanie do zarządzania magazynem do pobrania”.
Firma oferująca aplikację mobilną może potrzebować klasy 9 dla oprogramowania do pobrania, 42 dla oprogramowania jako usługi (SaaS), a zależnie od modelu biznesowego także klasy 35 lub 38. Samo zgłoszenie w klasie 9 nie musi wystarczyć do ochrony usług świadczonych w chmurze.
Jakie błędy najczęściej popełnia się przy rejestracji znaku towarowego?
Wiele problemów da się przewidzieć jeszcze przed złożeniem zgłoszenia.
- Zgłoszenie bez badania kolizji. Sprzeciw właściciela podobnego znaku może oznaczać utratę opłaty i konieczność zmiany nazwy już po zainwestowaniu w branding.
- Zbyt opisowa nazwa. Brak zdolności odróżniającej jest częstą przyczyną odmowy przy samodzielnych zgłoszeniach.
- Zastrzeżenie logo zamiast nazwy. Znak słowno-graficzny chroni nazwę przede wszystkim w określonej formie graficznej. Po zmianie logo zakres ochrony może być mniej użyteczny. Jeśli najważniejsza jest sama nazwa, w pierwszej kolejności rozważa się znak słowny.
- Zgłoszenie na niewłaściwy podmiot. Rejestracja na prywatne nazwisko wspólnika zamiast na spółkę może później komplikować inwestycję, sprzedaż firmy albo spór między wspólnikami.
- Zbyt późne zgłoszenie. Rozpoczęcie kampanii przed złożeniem wniosku zwiększa ryzyko, że ktoś uprzedzi właściciela marki.
- Ignorowanie fałszywych wezwań do zapłaty. Po publikacji zgłoszenia mogą przychodzić pisma od podmiotów podszywających się pod urzędy. Oficjalne opłaty wnosi się wyłącznie zgodnie z informacją właściwego urzędu.
- Brak monitoringu po rejestracji. Urząd nie pilnuje znaku za właściciela. Jeśli nie wniesiesz sprzeciwu wobec podobnego zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od publikacji, później pozostaje trudniejsze postępowanie o unieważnienie.
Kiedy można używać symbolu ® i jak utrzymać ochronę znaku?
Symbol ® można stosować dopiero po uzyskaniu prawa ochronnego i tylko na terytorium, na którym znak jest zarejestrowany. Używanie go przy znaku niezarejestrowanym może wprowadzać odbiorców w błąd. W trakcie procedury albo przy oznaczeniach niezarejestrowanych stosuje się czasem symbol ™, który nie tworzy prawa ochronnego, lecz sygnalizuje traktowanie danego oznaczenia jako marki.
Ochronę trzeba następnie utrzymywać. Prawo przedłuża się co 10 lat. Znak powinien być także rzeczywiście używany dla towarów i usług objętych rejestracją. Właściciel powinien też reagować na naruszenia, aby nie dopuścić do osłabienia marki.
Przydaje się prosty rejestr znaków należących do firmy, zawierający numery praw, terytoria, klasy i daty przedłużeń. Dobrze zachowywać również dowody używania znaku: faktury, zdjęcia opakowań, zrzuty ekranu sklepu i materiały reklamowe. Przy sporze o wygaśnięcie albo unieważnienie mogą mieć istotne znaczenie.
rzecznik patentowy Włodzimierz Jerzy Gałązkiewicz
polski i europejski rzecznik patentowy (nr 3113)
Polski i europejski rzecznik patentowy, wpisany na listę UPRP w 2002 r. pod nr 3113, z ponad 20-letnią praktyką. Założyciel kancelarii THINKPAT; reprezentuje klientów przed UPRP, EPO, EUIPO i UPC, wykonawca usługi IP Scan z listy Urzędu Patentowego RP.
- Strona www / portfolio
- Profil autora THINKPAT
- Polska Izba Rzeczników Patentowych – wykaz kancelarii (poz. 41, nr ewid. 3113)
- Lista wykonawców usługi IP Scan – Urząd Patentowy RP (poz. 40)
- THINKPAT – profil firmowy na LinkedIn
- THINKPAT – wersja angielska serwisu
- E-mail: thinkpat@thinkpat.pl
- Telefon: +48 22 350 47 25
Najważniejsze jest dla mnie to, że sama rejestracja firmy albo domeny nie daje jeszcze wyłączności na nazwę. Łatwo o tym zapomnieć przy budowaniu marki.
Przed zgłoszeniem zdecydowanie sprawdziłabym nie tylko identyczne nazwy, ale też podobne brzmieniowo. Różnica jednej czy dwóch liter wcale nie musi oznaczać, że kolizji nie będzie.
Nie zawsze od razu wybierałbym EUIPO. Jeżeli działalność jest wyłącznie w Polsce i nie ma konkretnego planu ekspansji, krajowa ochrona może być wystarczająca i tańsza.
Dla mnie najbardziej problematyczny jest dobór klas. Można poprawnie zarejestrować nazwę, a później odkryć, że ochrona nie obejmuje ważnej części działalności, której nie wpisano do wykazu.
Znak słowny wydaje mi się ciekawszy od samego logo, jeśli najważniejsza jest nazwa marki. Logo przecież można po kilku latach odświeżyć, a nazwa często pozostaje ta sama.
Trochę ostrożniej podchodziłabym do zgłaszania wielu klas „na przyszłość”. Każda zwiększa koszt, a jeśli przez lata znak nie będzie rzeczywiście używany dla danych towarów czy usług, taka ochrona może niewiele dać.
Ciekawe jest to, że najbardziej marketingowo oczywista nazwa może być jednocześnie najsłabsza prawnie. Nazwa dokładnie opisująca usługę dobrze komunikuje działalność, ale trudniej uzyskać na nią monopol.
Przed uruchomieniem dużej kampanii reklamowej najpierw załatwiłabym zgłoszenie. Zmiana nazwy po wydaniu pieniędzy na stronę, opakowania i promocję byłaby znacznie bardziej bolesna niż koszt wcześniejszego sprawdzenia znaku.
Zaskakuje mnie, że urząd po rejestracji nie pilnuje za właściciela kolejnych podobnych zgłoszeń. Samo zdobycie prawa ochronnego nie kończy więc tematu, skoro później trzeba jeszcze monitorować nowe znaki i w razie potrzeby reagować w terminie.
Nie zgłaszałabym znaku na prywatną osobę tylko dlatego, że na początku jest łatwiej. Jeśli marka ma należeć do spółki i kiedyś być sprzedawana razem z biznesem, właściciel prawa powinien być przemyślany od początku.
W przypadku sklepu internetowego sprzedającego za granicę znak unijny wygląda atrakcyjnie, ale zasada jednolitości ma też drugą stronę. Konflikt z wcześniejszym prawem w jednym państwie może skomplikować ochronę na całym obszarze UE. Przed takim zgłoszeniem badanie podobnych znaków wydaje mi się jeszcze ważniejsze niż przy ochronie tylko w Polsce.
Najbardziej rozsądna kolejność to dla mnie najpierw sprawdzenie nazwy, później decyzja o terytorium i dopiero na końcu dobór klas oraz samo zgłoszenie. Sam koszt urzędowy nie wygląda na największe ryzyko. Znacznie droższa może być sytuacja, w której po kilku latach okazuje się, że nazwa koliduje z wcześniejszym znakiem albo została zastrzeżona w niewłaściwym zakresie.